El Consejo de Estado reitera criterios en registro de marcas

Cuando haya conflicto en el proceso, deberán analizarse con rigor técnico y normativo los elementos que generen confusión entre los consumidores.

Registro General

La Corporación señaló que las marcas enfrentadas están en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

EFE

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Portafolio
junio 27 de 2018 - 09:48 p.m.
2018-06-27

En un fallo del pasado 8 marzo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado descartó las pretensiones de la sociedad Biostar Pharmaceutical S.A., que mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, había impugnado las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que le negaron el registro de la marca “Impulsor”, de naturaleza mixta, con la que buscaba distinguir, de manera restringida, productos veterinarios de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

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En su momento, la sociedad Pierre Fabre Medicament se opuso al registro de los productos veterinarios por considerar que la marca solicitada podía confundirse con su marca “Impulsor”, de naturaleza denominativa, ya registrada y empleada para comercializar productos farmacéuticos de uso humano.

Al examinar el caso, la SIC encontró probada una de las causales de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, proferida por la CAN, y mediante actos administrativos expedidos por la División de Signos Distintivos y por la Delegatura para la Propiedad Industrial, negó el registro a favor de Biostar.

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No obstante, la compañía interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación al considerar que se habían interpretado y aplicado de manera errónea la ya citada Decisión 486 de la CAN, así como el artículo 61 de la Constitución Política, y sostuvo que las resoluciones expedidas por la SIC en su contra adolecían de falsa motivación.

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INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL


Antes de sentar su posición, el Consejo de Estado revisó en detalle las normas comunitarias y acudió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que expuso sus argumentos en la etapa de interpretación prejudicial.

Al estudiar el caso, ese tribunal precisó, entre otros aspectos, que “para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro”.

De otro lado, el Tribunal Andino recordó que “la similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse”, y que “la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión”.

En cuanto al análisis de los signos que distinguen productos veterinarios de la Clase 5ª, precisó que “merece una mayor atención, a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario para ello que el examinador aplique un criterio mucho más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos”.

LA DECISIÓN DE FONDO

Para el Consejo de Estado, resultó evidente que un signo puede registrarse como marca, “si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones”.

Siguiendo los criterios definidos por el tribunal andino, estudió el caso de las marcas en conflicto a partir de cuatro aspectos fundamentales.

En primer lugar, reiteró que el cotejo debe hacerse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario. Esto significa que el signo debe analizarse con visión de conjunto y teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

Asimismo, recogió el argumento del tribunal andino según el cual, es necesario emplear el método del cotejo sucesivo, que implica analizar primero un signo y después otro. “No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos”.

En consecuencia, el énfasis debe estar puesto en las semejanzas y no en las diferencias entre los productos, y al estudiar cada caso concreto, es indispensable ponerse en los zapatos del consumidor, para poder entender de qué manera capta o percibe un determinado producto.

En segundo lugar, el Consejo de Estado concluyó que el elemento predominante en el conflicto marcario es el denominativo y no la gráfica que lo acompaña, “pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia”.

Un tercer punto, tiene que ver con los requisitos de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 de la Decisión 486, que exigen probar, de un lado, la semejanza determinante de error en el público consumidor, y de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, “a punto de poder causar confusión en aquel”.

En este sentido, son criterios clave para evaluar toda duda marcaria: la similitud ortográfica, la similitud fonética y la similitud ideológica. Todas ellas coincidieron, a juicio del Consejo de Estado, en el caso concreto.

Por último, la Corporación señaló que las marcas enfrentadas están en la misma Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, pertenecen a la misma clase del nomenclátor.

Igualmente, tienen canales de comercialización y publicidad similares, razones de más para señalar que sí había una evidente conexión competitiva.

“Por tanto, al existir entre los signos confrontados una identidad y una relación o conexidad entre los productos que los distinguen, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues podrían generar riesgo de confusión o de asociación”, concluyó el Consejo de Estado.

Juan Martín Fierro
Especial para Portafolio

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