Confundibilidad marcaria y grupo económico

La confundibilidad entre marcas puede presentase en distintas formas, así: (i) semejanza fonética, (ii) ortográfica, (iii) conceptual y (iv) conexión competitiva entre los productos y/o servicios que se pretendan identificar.(VER GRAFICO)

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junio 29 de 2006 - 05:00 a.m.
2006-06-29

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al momento de presentarse una solicitud de registro y realizar el estudio de confundibilidad contra sus propios archivos o con ocasión de una oposición revisa estos cuatro elementos para determinar si efectivamente existe o no riesgo de confusión. En el caso de marcas que compiten para los mismos productos y servicios, pertenecientes a compañías que son competidoras, este examen es de especial importancia con el fin de evitar la vulneración de derechos adquiridos. Sin embargo, qué sucede cuando las marcas que se enfrentan son marcas de un mismo grupo empresarial? La posición de la SIC en estos casos es que “es irrelevante la relación existente entre sociedad solicitante y sociedad titular cuando de confundibilidad se trata”, porque si bien existen vínculos de subordinación y unidad de propósito se trata de dos personas jurídicas distintas e independientes, claro dentro de un propósito común. En consecuencia, no es posible permitir el registro de marcas similares o idénticos en cabeza de dos personas jurídicas distintas, sino a través de licencia. Para entender el análisis que hace la Superintendencia de Industria y Comercio revisemos mediante un ejemplo que permite mejor ilustrar el razonamiento: La compañía A y la compañía B hacen parte del Grupo Empresarial Z que se dedica a la manufactura de bienes de consumo masivo. Tanto la compañía A y B son subsidiarias en un 100 por ciento del Grupo Z. La compañía A tiene registrada la marca Gatico para identificar ‘juguetes’. La compañía B solicita el registro de la marca Gatico el Che para identificar ‘juguetes’. Bajo la interpretación de las reglas de confusión por parte de la SIC la marca Gatico el Che de la compañía B, para identificar ‘juguetes’, sería negada por ser confundiblemente similar a la marca Gatico de la compañía A, a pesar de ser compañías pertenecientes a un mismo Grupo Empresarial. La solución: en este caso, la única manera de que tanto la compañía A y la B puedan acceder al uso de marcas similares es que una de ellas o el Grupo Empresarial registre las dos marcas (Gatico el Che y Gatico) a su nombre y luego las licencia a la otra compañía para su uso y explotación, evitando así el pago de gastos innecesarios de gastos oficiales. Es importante recordar que los contratos de licencia deberán ser registrados ante la SIC para que tengan efectos de oponibilidad ante terceros es decir para que pueda evidenciarse el uso de la marca y evitar así acción de cancelación por no uso de las marcas licenciadas.

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